La réforme introduit deux procédures qui permettent d’obtenir la déchéance totale ou partielle d’une marque pour défaut d’exploitation, y compris les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Il en résulte que les titulaires de marque qui ont obtenu un enregistrement sans en démontrer l’usage peuvent voir leur enregistrement de marque annulé s’ils ne l’ont pas utilisée, pour les produits et/ou services désignés, dans le commerce sur le territoire des États-Unis, dans les trois ans de l’enregistrement ou du dépôt selon la base du dépôt.
La procédure de radiation concerne tous les types d’enregistrements de marque, pour le cas où le titulaire n’a jamais utilisé sa marque. Elle peut être intentée dans un délai de 3 à 10 ans après la date d’enregistrement. Toutefois, jusqu’au 23 décembre 2023, la radiation peut être requise contre tout enregistrement d’au moins trois ans.
La procédure de réexamen ne concerne que les enregistrements basés sur l’usage. Le point de départ de la période de trois ans de non-usage à prendre en compte est la date de dépôt si le dépôt a été fait sur la base d’un usage actuel, celle du dépôt de la déclaration d’usage ou de l’expiration du délai pour la déposer, dans le cas d’une demande basée sur l’intention d’usage. Cette procédure de réexamen doit être intentée dans les 5 ans qui suivent l’enregistrement.
Ces procédures devraient permettre d’expurger, sans grands frais ni complexité importante, le registre américain des marques de celles qui sont insuffisamment utilisées. Ce point est particulièrement vrai contre les titulaires de marques européens dès lors qu’ils ont la possibilité de déposer des marques aux États-Unis en se basant, non pas sur un usage ou une intention d’usage de marque aux États-Unis, mais sur un enregistrement de marque antérieur dans leur pays. La mise en œuvre de ces procédures paraît simple et incite les titulaires de marques à mettre en œuvre des procédures de conservation de preuves d’usage, afin d’être en mesure d’en produire rapidement, qui soient fiables et suffisamment évidentes.
IP Trust et son réseau d’agents aux États-Unis peuvent apporter aux titulaires de marques un concours expert tout au long de la vie de leurs marques, pour constituer ces dossiers à titre préventif et le cas échéant, évaluer les chances de succès contre des marques tierces.
Olivier PATTE